La función más importante de una marca es la de distinguir los diferentes productos y servicios disponibles dentro del mercado, permitiendo a cada empresa construir una identidad, comunicar valores, confianza y calidad. En un mar de opciones similares, la capacidad distintiva de una marca facilita que los consumidores la reconozcan y elijan de forma consciente.

Esta función se ve gravemente afectada cuando existen dos marcas similares o idénticas para distinguir los mismos o similares productos o servicios.

¿Qué ocurre si alguien más utiliza o copia mi marca? ¿Cuáles son las vías legales disponibles para protegerme ante esta situación?

En primer lugar, es necesario destacar la importancia del registro. La Ley de Marcas (Ley Nº 22.362) en Argentina establece que “la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro” (Art 4). La propiedad y exclusividad de uso otorgada por el registro permite al titular llevar adelante acciones concretas para impedir que terceros utilicen nombres o signos idénticos o similares para comercializar (los mismos o similares) productos o servicios.

No obstante, es importante señalar que el uso pacifico y de buena fe de una marca sin registro otorga a su titular un interés legítimo sobre la misma que lo habilita a oponerse ante eventuales falsificaciones y/o usos indebidos.

Acciones preventivas. Oposición de marca.

Sin perjuicio de las acciones que se puedan tomar frente a una infracción, es altamente recomendable contratar una Custodia de Marca. La custodia sirve como estrategia preventiva de infracciones y consiste en un sistema informático de vigilancia constante sobre las marcas que se publican en el Boletín Oficial. Su principal función es identificar cualquier solicitud de registro que pueda ser idéntica o similar a la marca sujeta a custodia.

Como resultado de la Custodia surge la posibilidad de interponer Oposición a las solicitudes de marcas similares o idénticas detectadas por el sistema de vigilancia. La oposición es una vía administrativa que permite a cualquier tercero que cuente con interés legítimo a oponerse a una solicitud de registro. Generalmente la oposición se fundamenta en la similitud o identidad entre las marcas en pugna o por existir algún otro impedimento legal en relación a la marca solicitada que afecte el interés legítimo del oponente. 

Acciones civiles frente a la infracción.

Consumada una infracción sobre una marca, sea esta una copia, falsificación o uso indebido, existen diversas vías civiles a las cuales puede recurrir el titular.

En primer lugar, se recomienda intimar al infractor a que cese en el uso. Esta medida tiene como objetivo poner en conocimiento del tercero la situación de infracción en la que se encuentra, siendo presumible su mala fé si no desiste de su accionar o propone una vía de solución alternativa.

Luego, si a pesar de la notificación e intimación no se logra detener la infracción, existen Acciones Civiles que permiten asegurar el derecho exclusivo sobre una marca y, a la vez, obtener la reparación de los eventuales daños que la infracción haya causado.

Medidas cautelares o precautorias.

–      Medida cautelar innovativa del Art. 50.1 ADPIC: esta medida cautelar establecida por el tratado internacional ADPIC tiene como objetivo evitar que se produzca la infracción de un derecho de propiedad intelectual (o industrial), evitando que mercancías en infracción ingresen al comercio. A su vez, permiten preservar la prueba vinculada a la infracción.

–     Medida precautoria del Art. 38 de la Ley de Marcas: esta medida permite que el propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca de infracción puede solicitar ante el juez competente el embargo de los objetos en infracción, su secuestro y/o la elaboración de un inventario y descripción de los mismos.

 Acción civil de cese de uso de marca.

La acción judicial de cese de uso de marca es la vía idónea para ejercer el derecho exclusivo otorgado por Ley y obtener la prohibición de uso de una marca o designación comercial confundible con otra marca registrada.  La acción tiene como fundamento y finalidad la tutela del derecho de exclusividad del titular, así como su derecho a crear, mantener y defender su reputación (y la de su producto o servicio), y el derecho de los consumidores a elegir en libertad y correctamente informados entre los productos o servicios disponibles en el mercado.

Expuestas las principales vías disponibles y recomendables frente a eventuales usos indebidos, copias o falsificaciones de marcas, resaltamos nuevamente la importancia del registro de marca y de la custodia de la misma como estrategias activas y preventivas del derecho de marca.  Luego, sin perjuicio de lo expuesto en relación a las acciones recomendadas, será fundamental examinar en específico cada caso para evaluar la vía más idónea disponible.